Print

Mál nr. 38/2019

Kjörís ehf. (Sigurður Sigurjónsson lögmaður)
gegn
Emmessís ehf. (Árni Vilhjálmsson lögmaður)
Lykilorð
  • Vörumerki
  • Ómerkingarkröfu hafnað
  • Aðfinnslur
Reifun

Í desember 2016 fékk K ehf. lagt lögbann við því að E ehf. héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Höfðaði félagið í kjölfarið mál þetta til staðfestingar á lögbanninu og til viðurkenningar á réttindum sínum. Héraðsdómur hafnaði staðfestingu lögbannsins og sýknaði E ehf. af viðurkenningarkröfunni, auk þess sem dómurinn féllst á gagnkröfu E ehf. um ógildingu á skráningu á umræddu vörumerki í vörumerkjaskrá. Með dómi Landsréttar var niðurstaða héraðsdóms staðfest. Í dómi sínum tók Hæstiréttur fram að lögbannið hefði fallið úr gildi samkvæmt 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. og stæði því eftir ágreiningur aðila um viðurkenningarkröfu K ehf. og kröfu E ehf. um ógildingu á skráningu vörumerkisins. Komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að vörumerkið TOPPÍS uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hefði vörumerkið því í upphafi verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Var einkum vísað til þess að í orðinu toppís fælist almenn lýsing á tegund vöru og að það skorti þann nauðsynlega eiginleika að geta skapað tiltekinni vöru það sérkenni í huga almennings að með því væri gefið til kynna frá hvaða aðila varan stafaði. Þá var ekki fallist á að vörumerkið hefði öðlast sérkenni við notkun þannig að einkaréttur hefði skapast í krafti notkunar í skilningi síðari málsliðar 2. mgr. 3. gr. laganna. Var hinn áfrýjaði dómur því staðfestur.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Greta Baldursdóttir og Helgi I. Jónsson og Ingibjörg Benediktsdóttir fyrrverandi hæstaréttardómari.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 22. júlí 2019. Hann krefst aðallega ómerkingar hins áfrýjaða dóms. Til vara krefst hann sýknu af kröfu stefnda um ógildingu á skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá. Jafnframt krefst áfrýjandi viðurkenningar á því að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið „TOPPÍS“ og að stefnda verði gert að fjarlægja allar vörur sínar, auglýsingaefni og annað sambærilegt efni sem auðkennt er með vörumerkinu og farga því. Loks krefst áfrýjandi málskostnaðar á öllum dómstigum.

Stefndi krefst þess að ómerkingarkröfu áfrýjanda verði hafnað og staðfestingar hins áfrýjaða dóms. Þá krefst hann málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Ágreiningur í máli þessu lýtur í aðalatriðum að því hvort orðmerkið „TOPPÍS“, sem áfrýjandi fékk skráð sem vörumerki á árinu 1995, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 905/1995, fullnægi því skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki að vera til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda sem eiganda vörumerkisins frá vörum og þjónustu annarra. Í lagaákvæðinu segir að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna meðal annars tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan sé framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki teljast nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða séu notuð í daglegu máli. Verði niðurstaðan sú að umrætt vörumerki áfrýjanda hafi ekki fullnægt skilyrðum 13. gr. laga nr. 45/1997 fyrir skráningu deila aðilar í annan stað um það hvort notkun áfrýjanda á merkinu hafi skapað honum vörumerkjarétt í samræmi við 2. mgr. 3. gr. sömu laga.

II

Samkvæmt gögnum málsins hóf stefndi starfsemi árið 1960 og þá sem ísgerð í eigu Mjólkursamsölunnar. Árið 2007 tók félag stefnda þann rekstur yfir og hefur haft hann með höndum síðan. Samhliða yfirtöku rekstrarins var núverandi firmaheiti, sem jafnframt er aðalvörumerki félagsins, tekið upp. Stefndi framleiðir ís til matar og matargerðar úr mjólkurafurðum. Hinn 17. júní 1968 setti stefndi á markað keilulaga vöru sem hann nefndi „emmess-ís-topp“ og auðkennd var nánar sem „emmess-ís-hnetu-toppur“. Í gögnum málsins kemur fram að á verðlista stefnda það ár hafi þessi nýja framleiðsluvara verið auðkennd sem „Toppar“ og í auglýsingu í tímaritinu Vikunni í september árið 1971 var sama vara auðkennd með nánari greiningu sem „hnetutoppur og bananatoppur.“ Stefndi fékk 22. mars 1991 skráð sem vörumerki stílfærða orðmerkið „emmess LÚXUS ÍS“ í flokki 29 sem nær yfir mjólk og mjólkurafurðir, og í flokki 30 sem nær yfir ís til matar. Í auglýsingu frá myndbandaleigunni Bónusvideo í Mosfellsblaðinu 1. mars 2001 var auglýst tilboð á: „Emmess toppís kaupir 2 færð 4 fyrir kr. 349“. Verslanirnar Samkaup og Úrval auglýstu í Morgunblaðinu 19. júní 2003 meðal annars tilboð á „Emmess toppís“ á Essó bensínstöðvum. Hinn 3. maí 2011 fékk stefndi skráð vörumerkið „TOPPUR“ í vörumerkjaflokki 30.

Starfsemi áfrýjanda hófst árið 1969 og framleiðir hann meðal annars ís til matar og matargerðar úr jurtaolíum. Árið 1970 hóf áfrýjandi framleiðslu á keilulaga vöru sem samkvæmt verðlistum hans það ár gekk undir nafninu „Toppís“. Samkvæmt gögnum málsins auglýsti áfrýjandi í tímaritinu Vikunni í september 1971 vöru undir heitinu  „Toppís“ og einnig í tímaritinu Frjáls verslun árið 1972 en þá undir yfirheitinu „ÍSPINNAR“. Áfrýjandi fékk 28. ágúst 1995 skráð sem vörumerki orðmerkið „TOPPÍS“ í vörumerkjaflokki 30 og er þar um að ræða vörumerki það sem um er deilt í máli þessu. Í auglýsingu frá versluninni Nóatúni í Morgunblaðinu 5. júlí 2002 voru auglýstar vörur ýmissa framleiðenda og þeirra á meðal frá áfrýjanda vörurnar „Lúxus súkkulaði toppís“ og „Lúxus karamellu toppís“. Á auglýsingaspjaldi áfrýjanda árið 2001 auglýsti hann „Karamellu toppís“ og „Súkkulaði toppís“, á spjaldi árið 2005 „Lúxus karamellu toppís“ og á spjaldi árið 2010 auglýsti áfrýjandi „Lúxus súkkulaði toppís“, Lúxus tíramísu toppís“ og „Lúxus karamellu toppís“. Á verðlistum áfrýjanda frá árinu 2011 til ársins 2016 komu fyrir vöruheitin „Lúxus íspinnar“ og „Lúxus toppís“ með mismunandi bragðtegundum.

Í nóvember 2016 setti stefndi á markað nýja tegund af rjómaís í 0,5 og 1,5 lítra plastumbúðum undir stílfærða auðkenninu og vörumerkinu „emmessís TOPPÍS“. Undir því stóð: „Nýr girnilegur rjómaís frá Emmessís“ og á hring með svörtum grunni neðanvert til hægri á loki umbúðanna, sem fyrst voru ferhyrndar og síðar átthyrndar, var áletrunin „- EKTA ÍSLENSKUR Rjómaís-“. Um var að ræða þrjár mismunandi tegundir af rjómaís. Í héraðsdómi er þess getið að áfrýjandi hafi tilkynnt stefnda 25. nóvember 2016 að hann ætti skráða vörumerkið „TOPPÍS“ og skoraði jafnframt á stefnda að láta þegar í stað af notkun þess. Kvaðst áfrýjandi í bréfi sínu um árabil hafa framleitt og selt ís til matar undir heitinu  „TOPPÍS“ og lagt mikla fjármuni í að byggja merkið upp. Í framhaldinu er í héraðsdómi rakið svar stefnda við áskorun áfrýjanda, lögbannsbeiðni áfrýjanda, gerð er grein fyrir lögbanni því er sýslumaðurinn á  höfuðborgarsvæðinu lagði 14. desember 2016 við því að stefndi héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matargerðar undir vörumerkinu „TOPPÍS“ og atvik málsins rakin allt til þess er mál þetta var höfðað. Í héraðsdómi var stefndi sýknaður af viðurkenningarkröfu áfrýjanda í aðalsök og krafa stefnda í gagnsök um ógildingu á skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá tekin til greina. Með hinum áfrýjaða dómi var niðurstaða héraðsdóms staðfest. Lögbann það sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði á 14. desember 2016 er fallið úr gildi, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. og stendur því eftir hér fyrir dómi ágreiningur aðila um viðurkenningarkröfu áfrýjanda og kröfu stefnda um ógildingu á skráningu vörumerkis áfrýjanda.

III

            Fyrir Landsrétti krafðist áfrýjandi þess að héraðsdómur yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til löglegrar málsmeðferðar. Þeirri kröfu hafnaði Landsréttur með hinum áfrýjaða dómi. Kröfu sína um ómerkingu hins áfrýjaða dóms reisir áfrýjandi á sömu röksemdum og hann hafði uppi til stuðnings kröfu sinni um ómerkingu héraðsdóms.

            Krafa áfrýjanda um ómerkingu er í fyrsta lagi byggð á því að rangri lagatúlkun hafi verið beitt við mat á því hvort það vörumerki sem málið lýtur að skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt f. lið 1. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála skal í forsendum dóms koma fram rökstudd niðurstaða um sönnunaratriði og lagaatriði. Þetta gildir einnig um samningu dóma í Landsrétti, sbr. 166. gr. laganna. Ef niðurstaða dóms er fullnægjandi að þessu leyti getur ekki varðað ómerkingu þótt æðri dómur fallist ekki á sönnunarmat eða lagatúlkun í áfrýjuðum dómi. Þessari ómerkingarástæðu verður því hafnað.

            Í öðru lagi telur áfrýjandi að verulega skorti á rökstuðning hins áfrýjaða dóms um kröfu stefnda um ógildingu á vörumerkinu og ekkert sé vikið að því hvort ógildingin eigi að gilda til framtíðar eða hafa afturvirk áhrif. Að þessu leyti skorti einnig á rökstuðning fyrir því að hafna kröfu áfrýjanda um staðfestingu lögbanns. Fyrir héraðsdómi og Landsrétti voru til úrlausnar annars vegar kröfur áfrýjanda um staðfestingu lögbanns og viðurkenningu á rétti hans samkvæmt skráðu vörumerki og hins vegar krafa stefnda í gagnsök um að skráning vörumerkisins yrði ógilt. Úr þessum kröfum var leyst á báðum dómstigum og þurfti þá ekki að taka afstöðu til þess hvaða lögfylgjur hið skráða vörumerki gat haft þar til það var fellt úr gildi með dómi. Jafnframt er haldlaus sú ómerkingarástæða áfrýjanda að með hinum áfrýjaða dómi hafi ekki verið tekin afstaða til allra málsástæðna hans.

            Í þriðja lagi heldur áfrýjandi því fram að hinn áfrýjaði dómur hafi verið reistur á málsástæðu sem stefndi hafði ekki uppi í málinu. Þannig hafi ekki verið byggt á því í gagnsök að vörumerkið hafi misst sérkenni sitt vegna athafna eða athafnaleysis áfrýjanda, sbr. 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997. Á þetta verður ekki fallist enda var þessari málsástæðu teflt fram af hálfu stefnda með ótvíræðum hætti eins og rakið er í hinum áfrýjaða dómi.

            Samkvæmt framansögðu verður hafnað kröfu áfrýjanda um ómerkingu hins áfrýjaða dóms. 

IV

Í 1. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 kemur fram að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar. Ef ástæða ógildingar er skortur á sérkenni merkis eða önnur tilvik sem getið er um í 13. gr. laganna skuli við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráninguna.

Sýknukrafa stefnda og krafa hans um ógildingu á skráningu vörumerkis áfrýjanda í vörumerkjaskrá eru á því reistar í fyrsta lagi að áfrýjandi geti ekki byggt rétt á skráningunni. Annars vegar sé það vegna skorts merkisins á sérkenni, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997, og hins vegar vegna notkunarleysis áfrýjanda, sbr. 25. og 28. gr. laganna. Verði á hinn bóginn talið að áfrýjandi njóti vörumerkjaréttar að orðinu „TOPPÍS“ er sýknukrafan í öðru lagi reist á því að engin ruglingshætta sé á milli vörumerkis áfrýjanda annars vegar og hins vegar vörumerkisins á þeim ís sem stefndi hóf á árinu 2016 sölu á undir heitinu „emmess toppís“. Í þriðja lagi er sýknukrafa stefnda reist á því að áfrýjandi hafi ekki lengur lögvarða hagsmuni af viðurkenningarkröfu sinni, auk þess sem notkun stefnda á umbúðum undir þá ístegund feli ekki í sér óréttmæta viðskiptahætti af hans hálfu.  Að þessu gættu verður fyrst tekin afstaða til þess við úrlausn málsins hvort merki áfrýjanda skorti sérkenni í skilningi 13. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 er það eins og áður greinir skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna meðal annars tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun.

Í lögskýringargögnum kemur fram að það sé grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda frá vörum annarra. Þessi krafa sé annars vegar reist á því sjónarmiði að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé það sjónarmið að ekki sé réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Ekki sé um tæmandi talningu tilvika í ákvæðinu að ræða og yfirleitt geti smávægilegar breytingar á lýsandi orði ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þegar metið sé hvort orð sem feli í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli en erlend orð komi þó einnig til greina hafi þau ákveðna merkingu hjá almenningi og eru í dæmaskyni nefnd erlend orð eins og „extra“ og „super“. Einnig segir að rétt sé að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum sé víða að finna orð sem ekki verði talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafi unnið sér sess í málinu og flestir viti hvað þýði. Sem dæmi er nefnt táknið 100% sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en feli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því geti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.

Skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 fyrir skráningu vörumerkis eiga sér samsvörun í b) og c) liðum 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki, sem hefur verið leyst af hólmi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Síðarnefnda tilskipunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES-samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verður litið til 3. gr. sömu laga en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja, sbr. einnig dóm Hæstaréttar 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008. Jafnframt verður litið til 6. gr. EES-samningsins, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993, hvað þýðingu úrlausna Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins varðar.

Áskilnaður 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkis byggir eins og áður getur annars vegar á því að lýsing vöru með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar á því að ekki sé réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Orðið ístoppur merkir í daglegu máli keilulaga sælgætisís og virðist sú merking fyrst hafa komið fram í orðabók árið 1983 í 2. útgáfu Íslenskrar Orðabókar Menningarsjóðs eða tólf árum áður en áfrýjandi fékk vörumerki sitt skráð. Er fallist á það mat sem fram kemur í héraðsdómi að þótt orðið ístoppur sé augljóslega ekki sama orðið og toppís sé eigi að síður náin samstaða með orðunum. Þau skírskota bæði til þess að um keilulaga sælgætisís sé að ræða og er eini munur orðanna sá að í tilviki áfrýjanda er orðstofninn „topp“ fyrri liður samsetta orðsins toppís en í tilviki stefnda síðari liður samsetta orðsins ístoppur. Í orðinu toppís felst því almenn lýsing á tegund vöru. Skortir orðið samkvæmt því þann nauðsynlega eiginleika að geta skapað tiltekinni vöru það sérkenni í huga almennings að með því sé gefið til kynna frá hvaða aðila varan stafar, sbr. til hliðsjónar dóm Evrópudómstólsins 23. október 2003 í máli C-191/01 P, OHIM v Wrigley, málsgreinar 30 og 31. Samkvæmt þessu fullnægði vörumerkið „TOPPÍS“ ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi og var samkvæmt því í upphafi skráð andstætt ákvæðum laganna.

Samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 getur vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Í síðari málsliðnum kemur fram að vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti þó skapað vörumerkjarétt ef það öðlast sérkenni við notkun. Eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi hefur áfrýjandi samkvæmt gögnum málsins nær eingöngu notað orðið toppís á vörur sínar með orðinu „Lúxus“ og þá ýmist í samsetningunni „Lúxus toppís“ eða „Lúxus íspinni“ en í síðara tilvikinu er um að ræða ís með annarri lögun sem festur er á lítið tréprik eða plastskaft. Af þessu verður ráðið eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi að áhersla áfrýjanda í þessum samsetningum sé á orðinu „lúxus“ en notkun orðanna toppís og íspinni þjóni þeim tilgangi að lýsa mismunandi tegundum af framleiðsluvörum áfrýjanda. Verður því ekki fundinn staður í gögnum málsins að áfrýjandi hafi í reynd notað orðið toppís með skýrum hætti til að greina vörur sínar frá vörum annarra framleiðenda. Gat áfrýjandi því ekki með notkun sinni helgað sér þá almennu lýsingu sem í orðinu felst þannig að takmarkað væri svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni með notkun þess. Öðlaðist vörumerki áfrýjanda því ekki sérkenni við notkun hans þannig að einkaréttur gæti skapast í krafti notkunar, sbr. síðari málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt framansögðu verður staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um að fella úr gildi skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá og um sýknu stefnda af viðurkenningarkröfu áfrýjanda.

Rétt er að málskostnaður falli niður á öllum dómstigum.

Það athugist að lýsing málavaxta í héraðsdómi og hinum áfrýjaða dómi er ekki í samræmi við áskilnað d. liðar 1. mgr. 114. gr., sbr. 166. gr. laga nr. 91/1991.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað.

Málskostnaður á öllum dómstigum fellur niður.

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir Davíð Þór Björgvinsson, Jóhannes Sigurðsson og Þorgeir Ingi Njálsson.

Dómkröfur aðila

Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 25. júlí 2018. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 6. júlí 2018 í málinu nr. E-13/2017.

Áfrýjandi krefst þess aðallega að hinn áfrýjaði dómur verði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til aðalmeðferðar og dómsálagningar að nýju. Til vara krefst áfrýjandi þess að hinum áfrýjaða dómi verði hrundið og breytt á þann veg að allar dómkröfur hans í héraði verði teknar til greina en þær eru: Að staðfest verði lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði 14. desember 2016 við því að stefndi haldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið TOPPÍS. Að stefnda verði gert að fjarlægja af sölustöðum og farga öllum vörum sínum, auglýsingaefni og öðru sambærilegu efni sem auðkennt er með vörumerkinu TOPPÍS. Að áfrýjandi verði sýknaður af öllum kröfum stefnda. Loks krefst áfrýjandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

Stefndi krefst þess aðallega að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur. Til vara krefst stefndi sýknu af öllum kröfum áfrýjanda. Þá krefst stefndi málskostnaðar fyrir Landsrétti.

Í áfrýjunarstefnu og greinargerð gerði áfrýjandi þá kröfu að aflað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um skýringu á tilteknum ákvæðum í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Með úrskurði Landsréttar 22. janúar 2019 var beiðninni hafnað.

Niðurstaða

5  Krafa áfrýjanda um að hinn áfrýjaði dómur verði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til aðalmeðferðar og dómsálagningar að nýju er í fyrsta lagi á því reist að rangri lagatúlkun hafi verið beitt við mat á því hvort umrætt vörumerki skorti aðgreiningarhæfi samkvæmt 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og dómurinn sé því rangur. Í öðru lagi sé ekki tekin afstaða til annarra málsástæðna en þeirra er lúta að sérkenni vörumerkis samkvæmt 13. gr. laganna. Í þriðja lagi skorti verulega á rökstuðning og umfjöllun um forsendur hvað varðar kröfu áfrýjanda um staðfestingu lögbanns og um málsástæður aðila í gagnsök. Í fjórða lagi telur áfrýjandi að rökstuðning skorti í forsendum héraðsdóms um upphafstíma réttaráhrifa ógildingar á skráningu vörumerkis. Í fimmta lagi telur áfrýjandi að í hinum áfrýjaða dómi sé byggt á málsástæðu sem virðist ekki hafa verið höfð uppi af hálfu stefnda, það er að vörumerki hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til, sbr. 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997. Telur áfrýjandi að öllu þessu virtu að dómur héraðsdóms sé í verulegum atriðum andstæður grundvallarreglum 111. gr. og 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

6   Í greinargerð stefnda fyrir héraðsdómi kemur fram að hann telur að skráning á vörumerki áfrýjanda hafi verið andstæð 13. gr. laga nr. 45/1997 þar sem það hafi ekki búið yfir fullnægjandi sérkennum við skráningu og skuli af þeim sökum ógilt. Þá kemur fram í greinargerðinni að verði ekki á þetta fallist sé á því byggt að vörumerkið hafi misst sérkenni sín vegna athafnaleysis áfrýjanda og hafi öðlast almenna merkingu fyrir vörur á því sviði sem skráningin tekur til. Er þar um vísað til 2. töluliðar 2. mgr. 28. gr. laganna. Þá er í gagnstefnu stefnda í héraði vísað til þess að við mat á aðgreiningareiginleika og sérkenni vörumerkis skuli jafnframt taka tillit til notkunar sem átt hafi sér stað eftir skráningu og vísað til 28. gr. laga nr. 45/1997 í heild. Samkvæmt þessu verður því ekki borið við að málsástæða sem reist er á 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laganna hafi ekki verið höfð uppi fyrir héraðsdómi. Önnur rök áfrýjanda fyrir aðalkröfu hans geta heldur ekki leitt til ómerkingar héraðsdóms. Verður ómerkingarkröfu því hafnað.

7  Í gagnstefnu gerði stefndi þá kröfu fyrir héraðsdómi að vörumerkjaskráning áfrýjanda fyrir vörumerkið „toppís“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá einkaleyfastofu yrði ógilt. Er krafan reist á 28. gr. laga nr. 45/1997. Þar kemur fram í 1. mgr. að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.–10. gr. Ef ástæða ógildingar er skortur á sérkenni merkis eða önnur tilvik sem getið er um í 13. gr. skal við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráningu.  Í 1. tölulið 2. mgr. 28. gr. laganna kemur fram að skráningu sé enn fremur hægt að fella úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. þeirra.

8  Í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 kemur fram að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Af þessu ákvæði leiðir að merkið „TOPPÍS“ verður að hafa verið notað sem vörumerki til þess að litið verði svo á að um notkun sé að ræða í skilningi laganna.

9  Af gögnum málsins verður ráðið að áfrýjandi hafi nær eingöngu notað orðið toppís á vörur sínar með orðinu „Lúxus“. Þannig hefur hann notað samsetninguna „Lúxus toppís“ Þá skiptir einnig máli að áfrýjandi hefur framleitt og markaðssett vöru sem kennd er við „Lúxus íspinna“. Í fyrra tilfellinu er um að ræða keilulaga ís en í síðara tilfellinu ís annarrar lögunar sem festur er á lítið tréprik eða plastskaft. Af þessu verður ráðið að áhersla áfrýjanda sé í þessum samsetningum á orðið „lúxus“ en orðin toppís og íspinni notuð til að lýsa mismunandi tegundum af ís. Sér þess ekki stað í gögnum málsins að áfrýjandi hafi í reynd notað orðið „toppís“ sem vörumerki með skýrum hætti til að greina vörur sínar frá vörum annarra framleiðenda. Verður því að fallast á með stefnda að áfrýjandi hafi ekki notað orðið „toppís“ sem vörumerki eins og tilskilið er í lögum til að það haldi skráningarhæfi sínu.

10  Samkvæmt framansögðu og með vísan til 1. mgr. 25. gr. og 1. töluliðar 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki er öllum kröfum áfrýjanda hafnað og fallist á kröfu stefnda um að skráning áfrýjanda á vörumerkinu „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar verði ógilt. Niðurstaða hins áfrýjaða dóms er því staðfest, þar með talið ákvæði hans um málskostnað.

11   Áfrýjanda verður gert að greiða stefnda málskostnað fyrir Landsrétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður.

Áfrýjandi, Kjörís ehf., greiði stefnda, Emmessís ehf., 800.000 krónur í málskostnað fyrir Landsrétti.

 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 6. júlí 2018

I. Dómkröfur

Mál þetta var þingfest 10. janúar 2017 en tekið til dóms 14. júní 2018 að loknum endurflutningi. Stefnandi í aðalsök gerir í fyrsta lagi þá kröfu að staðfest verði lögbann það sem Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði 14. desember 2016 við því að stefndi haldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Í öðru lagi krefst stefnandi þess að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið TOPPÍS og í þriðja lagi að stefnda verði gert að fjarlægja af sölustöðum og farga öllum vörum sínum, auglýsingaefni og öðru sambærilegu efni sem auðkennt er með vörumerkinu TOPPÍS. Jafnframt krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

Stefndi krefst þess í fyrsta lagi að kröfu stefnanda um staðfestingu lögbannsins verði hafnað. Þá krefst stefndi sýknu af öðrum dómkröfum stefnanda og að stefnanda verði gert að greiða stefnda málskostnað.

Stefndi gerir þá kröfu í gagnsök i) að vörumerkjaskráning gagnstefnda fyrir vörumerkið TOPPÍS nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt, og ii) að gagnstefndi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar gagnstefnanda. Gagnstefndi krefst sýknu af öllum kröfum gagnstefnanda í gagnsök.

 

II. Málavextir

Tildrög þessa máls eru þau að stefndi Emmessís setti í nóvember 2016 nýja tegund af rjómaís á markað undir vörumerkinu eða auðkenninu „TOPPÍS“. Auk vörumerkisins var sérstök lýsing skráð á hring með svörtum grunni neðan til til hægri á loki umbúðanna, en þar stóð áletrunin „EKTA ÍSLENSKUR Rjómaís“. Um var að ræða þrjár mismunandi bragðtegundir af rjómaís.

Með bréfi stefnanda, dags. 25. nóvember 2016, var stefnda tilkynnt um að stefnandi ætti skráð vörumerkið „TOPPÍS“, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 905/1995 og skoraði hann á stefnda að láta þegar í stað af allri notkun á vörumerkinu. Stefnandi kvaðst í bréfi sínu hafa um árabil framleitt og selt ís til matar undir heitinu TOPPÍS og lagt til mikla fjármuni í að byggja upp þetta merki. 

Í svarbréfi stefnda, dags. 28. nóvember 2016, lýsti hann þeirri afstöðu að stefnandi gæti ekki byggt rétt á þessari skráningu vegna þess að vörumerkið „TOPPÍS“ hefði ekki verið notað sem vörumerki í skilningi notkunarhugtaks vörumerkjaréttarins, a.m.k. síðastliðin fimm ár. Jafnframt tilkynnti stefndi stefnanda að hann hefði lagt fram kröfu hjá Einkaleyfastofunni um að vörumerkjaskráning nr. 905/1995 yrði ógilt á grundvelli notkunarleysis. Stefndi lagði jafnframt inn umsókn í eigin nafni um vörumerkið „TOPPÍS“ 25. nóvember 2016.

Stefnandi lagði síðan fram beiðni hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, dags. 29. nóvember 2016, um lögbann við því að stefndi héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði á lögbann eftir kröfum stefnanda 14. desember 2016 og gerði það að skilyrði að stefnandi legði fram tryggingu að fjárhæð kr. 8.000.000 eftir kröfu stefnda. Var stefnda gert að fjarlægja af markaði vörur með vörumerkinu TOPPÍS af öllum sölustöðum fyrir kl. 14:30 mánudaginn 19. desember 2016. 

Stefnandi fékk útgefna réttarstefnu í málinu hinn 20. desember 2016 og var málið þingfest á reglulegu dómþingi hinn 10. janúar 2017. Lögmaður stefnda lét annan lögmann mæta í málinu af hálfu stefnda og fékk frest til reglulegs dómþings hinn 7. febrúar til þess að taka til varna. Á stefnunni er áritun dómara um að málið skuli sæta flýtimeðferð samkvæmt ákvæðum XIX. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. Í þinghaldi 23. febrúar 2017 tók þáverandi dómari málsins fram að dómstjóri hefði samþykkt flýtimeðferð málsins fyrir mistök en sú ákvörðun hefði síðan verið afturkölluð og tilkynnt aðilum málsins. Með úrskurði sem kveðinn var upp sama dag var hafnað kröfu gagnstefnda um að gagnstefnu stefnda Emmessíss ehf. yrði vísað frá dómi.

Með bréfi til Einkaleyfastofu, dags. 7. febrúar 2017, óskaði stefndi eftir því að meðferð ógildingarkröfunnar yrði frestað þar sem krafa um ógildingu vörumerkjaskráningar yrði höfð uppi í gagnsök þessa máls. Gagnstefna var birt lögmanni stefnanda hinn 9. febrúar 2017. Frestun meðferðar hjá Einkaleyfastofu byggist á 3. mgr. 30. gr. a í vörumerkjalögum nr. 45/1997 með síðari breytingum.

 

III. Málsástæður aðila

Málsástæður stefnanda í aðalsök

Stefnandi byggir á því að hann hafi öðlast einkarétt á vörumerkinu TOPPÍS fyrir skráningu og notkun, sbr. 1. gr. og 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Vísar stefnandi til þess að stefnandi hafi fengið einkarétt á vörumerkinu TOPPÍS 13. febrúar 1995 og sé númer einkaleyfisins V0024061 og skráningarnúmer 905/1995. Stefnandi sé því skráður eigandi orðmerkisins TOPPÍS hjá Einkaleyfastofu, fyrir flokk 30: „Ís; ís til matar“ og hafi þar með með einkarétt til vörumerkisins, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Kröfu sína um að stefnda verði bönnuð notkun á vörumerkinu TOPPÍS byggir stefnandi á 1. mgr. 42. gr. vörumerkjalaga en samkvæmt því ákvæði má banna með dómi notkun vörumerkis sem er andstæð ákvæðum laganna.

Stefnandi vísar til þess að samkvæmt 4. gr. vörumerkjalaga felist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki nota heimildarlaust í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru annars vegar og hins vegar ef hætta er á ruglingi. Af þeim sökum hafi verið lögð fram beiðni um lögbann 29. nóvember 2016 við því að stefndi myndi halda áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS, sem fallist hafi verið á 14. desember 2016. Þá hafi verið lagt fyrir stefnda að fjarlægja allar vörur sem bæru merkingar með heitinu TOPPÍS af öllum sölustöðum, hverju nafni sem þær nefndust. Telur stefnandi ljóst að skilyrði lögbanns samkvæmt 24. gr. laga nr. 31/1990 hafi verið uppfyllt, auk þess sem mikil hætta hafi verið á að vörumerkið TOPPÍS myndi glata aðgreiningarhæfi sínu og að viðskiptavild myndi glatast ef önnur vara en vara stefnanda yrði seld undir vörumerkinu TOPPÍS. 

Stefnandi byggir kröfugerð sína jafnframt á því að þrátt fyrir skráningu vörumerkisins TOPPÍS hafi réttur hans til vörumerkisins jafnframt stofnast á grundvelli notkunar á vörumerkinu á vörum sínum, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Stefnandi vísar þá til þess að hann hafi notað vörumerkið TOPPÍS á vörur sínar um langt skeið og vísar stefnandi til framlagðra skjala um það atriði.

Stefnandi vísar til þess að í 5. gr. vörumerkjalaga komi fram hvað geti talist til notkunar vörumerkis í atvinnustarfsemi. Bendir stefnandi á að í 1. tölul. ákvæðisins sé gert ráð fyrir að slík notkun geti falist í því að setja merki á vöru eða umbúðir hennar. Samkvæmt 2. tölul. 5. gr. vörumerkjalaga teljist það einnig notkun vörumerkis í atvinnustarfsemi ef vara auðkennd með vörumerki er boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin. Notkun stefnda á vörumerkinu TOPPÍS feli því augljóslega í sér notkun í atvinnustarfsemi og stefndi hafi því brotið gegn lögvörðum réttindum stefnanda sem vernduð séu af 4. gr. vörumerkjalaga og 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, sem mæli fyrir um að eignarrétturinn sé friðhelgur en þá lagagrein verði að skýra með hliðsjón af 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála Evrópu.

Kröfum sínum til stuðnings vísar stefnandi jafnframt til 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, en samkvæmt því ákvæði séu óréttmætir viðskiptahættir bannaðir. Óheimil notkun á vörumerki þriðja aðila geti falið í sér slíka óréttmæta viðskiptahætti en í 15. gr. a í sömu lögum segi að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Þá sé sérhverjum jafnframt bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.          

Með vísan til þess sem hefur áður verið rakið telur stefnandi ljóst að stefndi sé að nota vörumerki stefnanda án heimildar en vörumerkið hafi verið notað til þess að greina vörur stefnanda frá vörum annarra og uppfylli þess vegna skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga. Heildaráhrif umbúða stefnda gefi það jafnframt til kynna að tilgangur félagsins geti vart verið annar en að nýta sér viðskiptavild stefnanda. Þannig hafi stefndi sett á markað ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS í umbúðum sem stefndi hafi ekki notað áður en séu nákvæmlega þær sömu og stefnandi hafi notað fyrir sína vöru um árabil. Þannig hafi svört lok verið eitt kennileita umbúða stefnanda, en þau hafi verið tekin í notkun árið 1998. Þá hafi umbúðirnar verið ferhyrndar en lokin svört. Árið 2004 hafi umbúðirnar orðið átthyrndar og lokin áfram svört, svo sem þær hafi verið síðan. Þá telur stefnandi að prentun á loki umbúða um vöru stefnda sem seld er undir vörumerkinu TOPPÍS svipi mjög til umbúða um vöru stefnanda sem seld sé undir vörumerkinu MJÚKÍS. Í ljósi þessa sé mjög mikil hætta á ruglingi fyrir hendi ef stefnda verður leyfð notkun vörumerkisins. Er í því sambandi vísað til grunnraka að baki 2. tl., 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Til að tryggja rétt sinn, með vísan til þess sem að framan er rakið, gerir stefnandi jafnframt þá kröfu að stefnda verði gert að fjarlægja af sölustöðum og farga öllum vörum sínum, auglýsingaefni og öðru sambærilegu efni sem auðkennt er með vörumerkinu TOPPÍS, sbr. 44. gr. vörumerkjalaga. 

Stefnandi vísar enn fremur til ákvæða samnings um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), sem fjallar um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS), og ákvæða Parísarsamþykktarinnar um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, og til laga nr. 57/2005, um óheimila notkun á vörumerki og auðkennum, sbr. 15. gr. a. Um réttarfar er vísað til ákvæða laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1991 og laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, sbr. 45. gr. vörumerkjalaga. Um varnarþing er vísað til 1. mgr. 33. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Krafa stefnanda um málskostnað byggir á ákvæðum XXI. kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, sérstaklega 130. gr.

 

Málsástæður stefnda í aðalsök

Sýknukröfur stefnda byggja í fyrsta lagi á því að stefnandi geti ekki byggt rétt sinn á vörumerkjaskráningu nr. 905/1995 þar sem ógilda verði það vörumerki, sbr. gagnkröfu stefnda í gagnsök. Sú krafa stefnda í gagnsök byggist annars vegar á notkunarleysi stefnanda á vörumerkinu, sbr. 25. gr. vörumerkjalaga, og hins vegar á skorti vörumerkis stefnanda á sérkenni, sbr. 28. gr. vörumerkjalaga.

 

Notkunarleysi

Stefnandi vísar til þess að í 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga komi fram að ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það sé skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofu, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað.

Af hálfu stefnda er byggt á því að eðli málsins samkvæmt verði merki að hafa verið notað sem vörumerki til þess að um eiginlega notkun í skilningi laganna geti verið að ræða. Vísar stefndi til þess að sú skýring eigi sér jafnframt stoð í 10. gr., sbr. 12. gr., fyrstu tilskipunar Evrópusambandsins um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki (89/104/EBE) og (95/2008/EB), sbr. XVII. viðauka EES-samningsins, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, en þar sé kveðið á um að skýra beri íslensk lög og reglur til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Jafnframt sé vísað til síðustu uppfærslu á tilskipun Ráðsins og Evrópuþingsins (2015/2436/EU) um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, sem unnið er að innleiðingu á í íslenska löggjöf.

Stefndi byggir á því að stefnandi hafi ekki notað „toppís“ sem vörumerki, hvorki í fimm ár frá skráningardegi né á síðastliðnum fimm árum. Stefndi bendir á að stefnandi byggi á því að hann hafi um langt skeið notað vörumerkið „toppís“ á vörur sínar. Staðreyndin sé hins vegar sú að eina notkun stefnanda á orðinu „toppís“ komi fram á „Lúxus ís“ stefnanda eins og bent sé á í gögnum málsins. Stefndi telur það augljóst af þessum gögnum að „toppís“ sé ekki það vörumerki sem notað sé til auðkenningar á umræddri vöru stefnanda. Vörumerkið sé „Lúxus“ en tilvísunin í „toppís“ feli eingöngu í sér lýsingu á umræddum „Lúxus“ ístoppum, þ.e. um keilulaga ístopp er að ræða sem í almennu tali er oft vísað til sem „toppíss“. 

Stefndi bendir á að stefnandi sé líka með á markaði „Lúxus“ íspinna. Á þeim pinnum sé þannig notað sama vörumerkið, „Lúxus“, en í stað tilvísunar til „toppíss“ sé vísað til „íspinna“. Stefndi telur að orðin toppís og íspinni feli þannig aðeins í sér lýsingar á vörunum og orðin séu ekki til þess fallin – eða þeim ætlað – að greina vörur einstakra framleiðenda hverja frá annarri. Af þessu sé augljóst að stefnandi noti orðið „toppís“ ekki sem vörumerki, frekar en orðið „íspinni“.

Stefndi bendir á að sambærilegir ístoppar hans heiti „Toppur“. Hnetutoppur stefnda hafi fyrst komið á markað 1968 og orðið vinsæll um leið, líkt og hann hafi verið allar götur síðan. Gildandi vörumerkjaskráning fyrir vörumerkið „TOPPUR“ sé nr. 387/2011. Stefndi fullyrðir að „Emmessís-hnetu-Toppur“ sé eitt sterkasta vörumerki fyrir ís hér á landi, en auk hans séu framleiddar þrjár aðrar tegundir af toppi. Telur stefndi líklegt að tilvísun stefnanda í „toppís“, sem skírskotun til þess lags sem er á emmessís-hnetu-Toppi, komi þaðan. Af gögnum málsins verði einnig ráðið að dreifingaraðilar hafi vísað í „Topp“ stefnda sem „toppís“ til að lýsa þeirri gerð af toppum sem um ræðir.

Stefndi telur að með sama hætti hafi ekki stofnast til vörumerkjaréttar á grundvelli þessarar notkunar stefnanda á orðinu, sem ekki hafi verið notað sem vörumerki, ekki frekar en notkunar hans á orðinu „íspinni“. Stefndi hafnar því af þeim sökum á sama grundvelli að stefnandi geti byggt vörumerkjarétt sinn á notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til þess sem að framan er rakið krefst stefndi ógildingar á vörumerkjaskráningu stefnanda, sbr. kröfu stefnda í gagnsökinni, og niðurfellingar lögbanns og sýknu af kröfum stefnanda á grundvelli 1. mgr. 25. gr. vörumerkjalaga.

Skortur á sérkenni

Stefndi vísar einnig til þess að í 13. gr. vörumerkjalaga komi fram að það sé skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna tegund eða notkun vöru eða þjónustu séu þannig ekki talin hafa nægjanlegt sérkenni.

Stefndi byggir hvað þetta varðar í fyrsta lagi á því, að „toppís“ sé lýsandi og vísi einungis til tegundar íss, þ.e. til keilulaga ístopps, eins og áður hafi verið rakið. Af þeim sökum byggir stefndi á því að vörumerki stefnanda hafi verið skráð andstætt 13. gr. vörumerkjalaga og af þeim sökum skuli það ógilt, sbr. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Þá sé jafnframt ljóst að merkið hafi ekki öðlast sérkenni á grundvelli notkunar stefnanda, enda noti stefnandi merkið einungis í því skyni að lýsa þeirri tegund af ís sem um ræðir.

Komist dómurinn að þeirri niðurstöðu að orðmerkið hafi búið yfir fullnægjandi sérkennum við skráningu er á því byggt af hálfu stefnda að það hafi misst sérkenni sín vegna athafnaleysis stefnanda og öðlast almenna merkingu fyrir vöru á því sviði sem skráningin tekur til, sbr. 2. tl. 2. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga.

Stefndi vísar enn fremur til þess að samkvæmt viðhorfskönnun Gallup sem lögð hafi verið fram í málinu sé ljóst að neytendur tengi orðið „toppís“ við báða ísframleiðendur, þ.e. bæði við stefnda og stefnanda. Sú niðurstaða bendi eindregið til þess að neytendur tengi „toppís“ ekki við sérstaka vöru heldur fremur við tegund af ís. Ef hálfopin spurning var borin undir neytendur, þ.e.a.s. neytendur voru spurðir hvaða ísframleiðandi kæmi fyrst upp í hugann þegar þeir heyrðu minnst á „Toppís“ og þeim gefnir svarmöguleikarnir Kjörís, Emmessís og annar, þá tengdi meirihluti eða 61% merkið við stefnda en einungis 39% við stefnanda.

Stefndi telur að ekki sé hægt að lesa þessa niðurstöðu öðruvísi en svo að neytendur séu þar að tengja „toppís“ við „Topp“ stefnda, sem er mjög vel þekkt vörumerki. Í þessu sambandi verði að hafa í huga að vörulína stefnda, „TOPPÍS“, sem stefnandi lét með lögbanni taka af markaði, hafi verið afar takmarkaðan tíma á markaði og hún geti því ekki hafa haft áhrif á þessi viðhorf neytenda.

Með vísan í framangreint krefst stefndi ógildingar á vörumerkjaskráningu stefnanda, sbr. kröfu stefnda í gagnsökinni, niðurfellingar lögbanns og sýknu af kröfum stefnanda á grundvelli 28. gr. vörumerkjalaga.

Engin ruglingshætta er til staðar

Komist dómurinn að þeirri niðurstöðu, gegn mótmælum stefnda, að stefnandi skuli njóta vörumerkjaréttar að orðinu „toppís“ þá byggir sýknukrafa stefnda í öðru lagi á því að engin ruglingshætta sé til staðar á milli vörumerkis stefnanda eins og það er notað annars vegar og vörumerkisins á ísnum sem stefndi hóf sölu á undir heitinu „Emmessís toppís“ hins vegar, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Vísar stefndi til þess að „Toppís“ hafi ávallt staðið með vel þekktu vörumerki stefnda, „emmessís“, og því sé engin hætta á að neytendur geti staðið í þeirri trú að þarna sé um að ræða vörur frá stefnanda. Þá séu vörur stefnanda, bæði vörurnar sjálfar sem og umbúðir utan um þær, jafnframt rækilega merktir með vörumerkinu „Kjörís“.

Þar að auki telur stefndi að líta beri til þess að „toppís“ á umbúðum stefnda hafi allt aðra merkingu en þá sem notuð sé á vörum stefnanda. Stefndi noti orðið í þeirri merkingu að um mikinn gæðaís sé að ræða, þ.e. „topp ís“, og hugðist stefndi nota merkið fyrir skafís í stórum umbúðum, þ.e. 0,9 og 1,5 lítra pakkningum, á meðan stefnandi noti orðið til að lýsa formi, þ.e. hvers konar tegund íss sé um að ræða. Styður það þá niðurstöðu að ekki geti verið um ruglingshættu að ræða á milli vara stefnanda og stefnda. 

Stefndi telur að þar sem engin ruglingshætta sé til staðar sé ekki um brot á meintum vörumerkjarétti stefnanda að ræða, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga. Á þeim grundvelli krefst stefndi niðurfellingar lögbanns og sýknu af kröfum stefnanda.

Stefnandi á ekki lögvarða hagsmuni

Sýknukrafa stefnda á viðurkenningarkröfu stefnanda, þess efnis að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið TOPPÍS, byggist í þriðja lagi á því að stefnandi eigi enga lögvarða hagsmuni af þeirri kröfu enda hafi stefndi þegar orðið við kröfu stefnanda að fjarlægja af sölustöðum allar vörur með vörumerkinu TOPPÍS og farga þeim. Skilyrði 2. mgr. 25. gr. eml. séu því ekki uppfyllt fyrir viðurkenningarkröfu stefnanda.

Ekki er um óréttmæta viðskiptahætti að ræða

Stefndi vísar á bug fullyrðingum stefnanda um að umbúðirnar sem stefndi notar séu einhvers konar eftirlíking af umbúðum hans og að stefnandi eigi lögvarinn rétt til tiltekins útlits umbúða og litavals. Mótmælir stefndi þannig málatilbúnaði stefnanda sem byggist að þessu leyti á 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, um að stefndi hafi viðhaft óréttmæta viðskiptahætti með því að setja þessar vörutegundir á markað. 

Af hálfu stefnda er byggt á því að hann hafi notað sams konar umbúðir um árabil, t.d. fyrir skafís. Þar sem markaður fyrir ís til matar á Íslandi sé ekki stór hafi framleiðendur ekki burði til þess að láta sérframleiða umbúðir fyrir sig og því sé trúlegt að aðilar máls þessa eigi viðskipti við sömu eða tengda erlenda birgja þegar kemur að þeim ílátum sem ísinn sé markaðssettur í. Stefndi hafi ekki sýnt fram á að hann geti átt einhvers konar einkarétt á þessum umbúðum. Þá sé því einnig alfarið mótmælt að útlit umbúða stefnda sé á einhvern hátt ruglingslega líkt umbúðum stefnanda. Stefndi telur ekki annað séð en að stefnandi sé að reyna að byggja á einhverjum réttindum sem ekki séu til staðar, með tilheyrandi kostnaði og matarsóun.

Til stuðnings kröfum sínum vísar stefndi til vörumerkjalaga nr. 45/1997, þ.á m. 4., 13., 25. og 28. gr. þeirra laga, fyrstu tilskipunar Evrópusambandsins um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki, (89/104/EBE) og (95/2008/EB), sbr. XVII. viðauka EES-samningsins, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið. Auk þess vísi stefndi til 5. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, og til laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, þ.á m. til 2. mgr. 25. gr. hvað varðar skilyrði til að hafa uppi viðurkenningarkröfu og 28. gr. laganna um heimild til höfðunar gagnsakar.

IV. Niðurstaða

Ágreiningur aðila lýtur að verulegu leyti að því hvort vörumerkið „toppís“ uppfylli það skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga að það sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Stefndi hefur í því sambandi vísað til þess að merki sem eingöngu eða með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefur til kynna tegund eða notkun vöru eða þjónustu sé þannig ekki talið hafa nægjanlegt sérkenni. Telur stefndi í þessu sambandi að orðið „toppís“ sé lýsandi og vísi einungis til tegundar íss, þ.e. til keilulaga ístopps, eins og áður hefur verið rakið. Vörumerki stefnanda hafi því verið skráð andstætt 13. gr. vörumerkjalaga og af þeim sökum skuli það ógilt, sbr. 1. mgr. 28. gr. vörumerkjalaga. Þá sé jafnframt ljóst að merkið hafi ekki öðlast sérkenni á grundvelli notkunar stefnanda, enda noti stefnandi merkið einungis í því skyni að lýsa þeirri tegund af ís sem um ræðir.

Samvæmt framangreindu reynir í máli þessu á túlkun 13. gr. vörumerkjalaga en ákvæðið er svohljóðandi:

Það er skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skal líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur verið í notkun.

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1997, um vörumerki, kemur fram að krafan um aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallist á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé ekki talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru, þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni.

Í framhaldinu er rakið að þessi sjónarmið beri að hafa í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Jafnframt er tekið fram að upptalningin í ákvæðinu um þessi sjónarmið sé einungis í dæmaskyni en ekki tæmandi. Smávægilegar breytingar á lýsandi orði geti yfirleitt ekki leitt til þess að merki teljist vera skráningarhæft. Þá kemur fram að þegar meta skuli hvort orð sem fela í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli. Erlend orð komi þó einnig til greina ef þau hafa ákveðna merkingu hjá almenningi. Sem dæmi má nefna orð eins og „extra“ og „super“. Síðan segir svo í athugasemdunum:

Þá þykir enn fremur rétt að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum er víða að finna orð sem ekki verða talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafa unnið sér sess í málinu og flestir vita hvað þýða. Í gildandi lögum er ekki að finna ákvæði sem dæma slík merki beinlínis óskráningarhæf. Sem dæmi hér má nefna táknið 100%. Táknið er ekki beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en felur í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því getur enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.

Þótt vörumerki uppfylli ekki skilyrði vörumerkjalaga um sérkenni við upphaf notkunar getur slíkt vörumerki samt sem áður öðlast sérkenni við notkun, sbr. 2. málslið. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Þótt þess sé ekki getið í frumvarpi til laga nr. 45/1997 áttu skilyrði 13. gr. laganna um aðgreiningarhæfi sér samsvörun í b- og c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki. Sú tilskipun hefur nú verið leyst af hólmi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Er þar kveðið á um að að hvorki megi skrásetja vörumerki sem „hafa engin sérkenni“, sbr. b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, né vörumerki sem „eingöngu eru samansett úr táknum eða upplýsingum sem í viðskiptum gefa til kynna gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, upprunaland eða framleiðslutíma vöru, tíma sem þjónusta var innt af hendi eða aðra eiginleika vöru eða þjónustu“, sbr. c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar. Í ákvæði 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar er enn fremur sérstaklega tiltekið að ógilda megi merki sem hafa verið skráð í trássi við þessi fyrirmæli.

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, ber að túlka íslensk lög til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Tilskipun 2008/95/EB var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-samninginn, sem er hluti af þeim reglum sem leiðir af 65. gr. EES-samningsins.

Af þessu leiðir að túlka verður ákvæði 13. gr. laga nr. 45/1997 til samræmis við efnislega samsvarandi ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, og þá, eftir atvikum, með hliðsjón af því hvernig þau ákvæði hafa verið skýrð í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins, sjá hér til hliðsjónar m.a. dóm Hæstaréttar Íslands frá 30. nóvember 2012 í máli nr. 669/2012.

Í því sambandi verður að mati dómsins ekki litið framhjá því að við túlkun ákvæðis c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 40/94, sem svarar efnislega til c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 2008/95/EB, hefur Evrópudómstóllinn lagt til grundvallar að orð sem lýsa eiginleikum vöru eða þjónustu og sótt er um skráningu á geti eðli sínu samkvæmt ekki gegnt því hlutverki vörumerkis að gefa til kynna frá hvaða aðila varan eða þjónustan stafi, nema viðkomandi aðili hafi helgað sér nauðsynleg sérkenni með notkun vörumerkisins. Hefur dómstóllinn þá jafnframt vísað til þess að bannið við því að orð sem lýsi eiginleikum vöru verði skráð sem vörumerki helgist af þeim almannahagsmunum að öllum eigi að vera frjálst að nota slík orð (sjá dóm Evrópudómstólsins í máli C-191/01 P OHIM v Wrigley (DOUBLEMINT) [2003] ECR I-12447, 30. og 31. mgr.).

Af sama dómi verður jafnframt ráðið að til þess að skráningu vörumerkis verði synjað á grundvelli þess að það sé lýsandi fyrir vöru eða þjónustu, þá sé ekki nauðsynlegt að það tákn, orð eða orðasambönd sem myndar vörumerkið sé notað í reynd til að lýsa vöru eða þjónustu sem sótt er um skráningu fyrir, eða einkennum sömu vöru eða þjónustu. Það dugi til að umrædd tákn, orð eða orðasambönd kunni að vera notuð í því skyni. Af þeim sökum verði að synja umsókn um skráningu merkis ef ljóst er að a.m.k. ein möguleg merking þess lýsir eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar sem um ræðir (sjá hér tilvitnaðan dóm, 32. mgr.).

Í samræmi við framangreint hefur verið talið í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og undirréttar Evrópusambandsins að til þess að merki falli undir bann við skráningu vegna lýsandi eiginleika þá þurfi að vera nægilega bein og ákveðin tengsl á milli merkisins við vöruna eða þjónustuna sem um ræðir til þess að neytandinn geti á grundvelli merkisins séð fyrir sér vöruna eða þjónustuna sem um ræðir og einn eða fleiri eiginleika hennar (sjá hér dóm EFTA-dómstólsins frá 6. apríl 2017 í máli E-5/16 (Oslóarborg), 124. mgr. og þá dóma sem þar er vitnað til).

Þá hefur jafnframt verið lagt til grundvallar að ef vörumerki er lýsandi í skilningi c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 2008/95/EB þá skorti það þar með einnig sérkenni fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar sjá hér dóm EFTA-dómstólsins frá 6. apríl 2017 í máli E-5/16 (Oslóarborg), 136. mgr., og þá dóma sem þar er vitnað til.

Með vísan til 3. gr. laga nr. 2/1993 og þess markmiðs EES-samningsins, en meginmál hans hefur lagagildi hér á landi, að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum verður að horfa til framangreindrar túlkunar Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins á ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2008/95/EB við túlkun ákvæðis 13. gr. vörumerkjalaga.

Miðað við þá dómaframkvæmd telur dómurinn ljóst að ákvæði b-liðar og c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar um bann við skráningu merkis á þeim forsendum að það sé lýsandi eða skorti sérkenni helgist af þeim sjónarmiðum að koma verði í veg fyrir að merki sem almennur neytandi, sem er tiltölulega vel upplýstur, athugull og varkár, setur ekki í samhengi við ákveðna vöru eða þjónustu frá tilteknum aðila verði skráð sem vörumerki. Þessi afmörkun á c-lið 1. mgr. 3. gr. byggist á þeim sjónarmiðum að almannahagsmunir mæli gegn því að einstakir aðilar á markaði öðlist einkarétt á orðum sem lýsa tegund þjónustunnar, raunverulegum eða ætluðum eiginleikum eða öðrum einkennum eða orðum sem eru algeng í viðkomandi tungumáli.

Þegar litið er til þeirra sjónarmiða sem rakin eru hér að framan og þess hversu rúmt ákvæði c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2008/95/EB hefur verið afmarkað í dómaframkvæmd er það niðurstaða dómsins að merkið „toppís“ uppfylli ekki kröfur 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga um skráningarhæfi. Er þá ekki unnt að horfa framhjá því að orðið „ístoppur“ er samkvæmt íslenskri orðabók viðurkennt orð yfir „keilulaga sælgætisís“. Þótt orðið „ístoppur“ sé augljóslega ekki sama orð og „toppís“ verður ekki dregin fjöður yfir það að afar náin samstaða sé með þessum orðum enda skírskota þau, eins og stefnandi hefur notað orðið „toppís“, bæði til keilulaga sælgætisíss og eini munurinn á þeim er í reynd sá að orðstofninn „topp“ sem er fyrri liður í öðru orðinu er síðari liður í hinu. Í þessu sambandi verður að leggja áherslu á að í því kynningarefni sem stefnandi hefur lagt fyrir dóminn er orðasambandið „lúxus toppís” gagngert notað til að lýsa slíkum keilulaga ís frá stefnanda til aðgreiningar frá vöru sem stefnandi nefnir „lúxus íspinna“.

Að mati dómsins felur orðið „toppís“ því í sér nægilega bein og ákveðin tengsl við ís af þeirri lögun sem það vísar til til að almennur neytandi geti á grundvelli merkisins séð fyrir sér vöruna og hvaða eiginleika hún hefur í þessu skyni. Samkvæmt því er það niðurstaða dómsins að vörumerkið „toppís“ fullnægi ekki þeim kröfum sem gerðar eru til aðgreiningarhæfis vörumerkis samkvæmt 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, eins og ákvæðið verður túlkað til samræmis við þær skuldbindingar sem leiðir af EES-samningnum og þeim réttargerðum sem teknar hafa verið upp í samninginn.

Þegar horft er til framangreindrar notkunar stefnanda á merkinu „toppís“ sem átt hefur sér stað í orðasambandinu „lúxus toppís“ verður heldur ekki talið að stefnandi hafi skapað sér vörumerkjarétt með notkun sinni á merkinu. Verður því að hafna málsástæðum stefnanda sem byggjast á 1. málslið. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Í samræmi við framangreint verður að hafna kröfu stefnanda í aðalsök um staðfestingu lögbannsins. Af þeirri niðurstöðu leiðir jafnframt að sýkna verður stefnda af kröfum stefnanda um að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið „TOPPÍS“ og að stefnda verði gert að fjarlægja af sölustöðum og farga öllum vörum sínum, auglýsingaefni og öðru sambærilegu efni sem auðkennt er með vörumerkinu „TOPPÍS“.

Með vísan til niðurstöðu dómsins um að vörumerkið „TOPPÍS“ uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar verða til skráningar vörumerkis er jafnframt fallist á þá kröfu stefnda sem gagnstefnanda í gagnsök að vörumerkjaskráning gagnstefnda fyrir vörumerkið „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt. Í ljósi niðurstöðu dómsins um framangreint verður stefnanda jafnframt gert að greiða allan málskostnað stefnda, sem þykir hæfilega ákveðinn 1.800.000 krónur.

Dómsorð:

Stefndi, Emmessís ehf., er sýknaður af öllum kröfum stefnanda í aðalsök.

Vörumerkjaskráning gagnstefnda í gagnsök á vörumerkinu „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu er ógilt.

Kjörís ehf. greiði Emmessís ehf. 1.800.000 krónur í málskostnað.